【商標の拒絶理由通知に対する反論 意見書具体例】
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難しそうな案件でも、是非登録しておきたいという思い入れのある商標は、登録の可能性が少しでもありそうなら、きちんと反論しましょう。登録になることが結構あります。
特許庁から拒絶理由通知をもらうと、ああ、ダメなんだと直ぐにあきらめていませんか。
おかしいなと思ったら、積極的に意見書を提出して反論すべきです。審査官を説得すれば登録してくれます。
商標は拒絶理由通知に反論してもなかなか通らない、という話を聞くことがあります。
先だって、ある知人弁理士の話を聞いてびっくりしたのですが、商標を専門に扱う特許事務所であっても、意見書をきちんと書かない事務所があるとか。出願はするが、意見書・審判請求書は通らないし面倒なので書かないのだとか。
しかし、私の実務上の経験から言って、類否判断が微妙な案件に関しては、審査官が類似だと認定しても、何とか反論すればかなりの確率で登録になります。こちらの言い分に納得してくれれば、成る程そうかも知れないと思わせれば、審査官も考えを改めてくれます。
以下、私が手掛けた拒絶理由通知に対する反論・意見書等の具体例（ケース１～８）を掲げます。大分貯め込んでありますので、まずは古いものを若干紹介します。
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ケースNO. 目 次 適用条文
ケース１：本願商標「ふくやき」×引用商標「福雪」……………………４①１１
ケース２：本願商標「農協果汁」「ストレート」「季節の果実」
「をしぼりました。」の四段文字を楕円で囲んだ商標………３①６
ケース３：本願商標「東大セミナー」………………………………………４①８
ケース４：本願商標「健康バンザイ」………………………………………３①６
ケース５：本願商標「家族」×引用商標「ｆａｍｉｌｙ／ファミリー」４①１１
ケース６：本願商標「エステティック道」（拒絶査定に対する審判）
×引用商標「Ｅｓｔｈｅｔｉｑｕｅ／エステチック」………４①１１
ケース７：本願商標「MAGIC STUDIO」×引用商標｢スタジオマジック｣…４①１１
ケース８：本願商標「 MobilBoard/モバイルボード」…………３①３，４①１６
（拒絶査定に対する審判）
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ケース１ 本願商標「ふくやき」×引用商標「福雪」
１．出願番号 平成３年商標登録願第７４０２０号
２．商 標 「ふくやき」
３．商品区分 第３０類：菓子、パン
４．適用条文 商標法第４条第１項第１１号
５．拒絶理由 登録第２０８７３０４号商標「福雪」と類似する。
６．意見書における反論
（１）拒絶理由通知書において、本願商標は、登録第２０８７３０４号（商公昭６３－２６７０５号）の商標（以下、引用商標という）と類似し、指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第４条第１項第１１号の規定に該当すると認定された。
しかしながら、本出願人は、本願商標と引用商標とは、外観，称呼および観念のいずれにおいても類似することのない非類似の商標であると思料するので、前記認定には承服できず、以下に意見を申し述べる。
（２）まず、本願商標は、平仮名で「ふくやき」と横書きした態様からなるものであるのに対し、引用商標は、漢字で「福雪」と横書きした態様からなるものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観上類似しないことは明らかである。
（３）次に、観念の点についてみると、本願商標の「ふくやき」は、本出願人の住所地である山口県下関市名産の魚「フク」（この地方では、「フグ」のことを「フク」と言います）にちなんで、ふっくらとフクのように焼き上げた菓子類をイメージしてネーミングした造語商標であるのに対し、引用商標の「福雪」は字義どおり「福のある雪」、「福の雪」等の意味合いを有する商標である。
したがって、本願商標と引用商標とは、観念上も類似することはない。
（４）そこで、称呼の点について検討してみるに、本願商標は、平仮名で「ふくやき」と書した態様より、唯一「フクヤキ」の称呼を生じるものである。
これに対し、引用商標は、漢字で「福雪」と書した態様より、「フクユキ」の称呼を生じるものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、第３音部分において、「ヤ」と「ユ」の差異を有するものである。
しかして、その差異である「ヤ」は、前舌面を硬口蓋に近づけたのち口を大きく開けて発せられる摩擦音であるのに対し、「ユ」は、硬口蓋と前舌面との間で口をすぼめて調音される清音であるから、その発声方法を異にする異質の音といえるものである。そして、そのアクセントも、本願商標が一音一音明瞭に発音されて強弱の別なく「フ・ク・ヤ・キ」と称呼されるのに対し、引用商標は漢字で書された「福雪」の態様より、前後を２音節に区切って「フク・ユキ」と称呼される傾向にあるとともに、「フ」の音及び「ユ」の音が強く発音される傾向にある。それ故、両者は、語感・語調を全く異にする商標であって、十分に聴別し得るものと思料する。しかも、これら両者はわずか４音という短い音構成からなるものであるから、一層上記差異が全体に及ぼす影響は大きく、称呼上決して紛れることはないと思料する。
それ故、両者は、称呼上も紛れることのない非類似の商標であると考える。
（５）以上のように、本願商標と引用商標とは、外観および観念上類似しないことは勿論、称呼上も、僅か４音という短い音構成にあって、第３音に「ヤ」と「ユ」という発声方法を異にする異質の音の差異を有し、かつ本願商標が１音１音明瞭に称呼される傾向にあるのに対し、引用商標が前後２音節に区切って称呼される傾向にあるから、これらの差異が全体の称呼に及ぼす影響は極めて大きく、これらを一連に称呼するときはその語感語調を著しく異にし、聴者をして明らかに区別し得るものと思料する。
よって、両商標は非類似の商標であり、本願商標は商標法第４条第１項第１１号に該当するものではないと考えます。
ケース２ 本願商標：「農協果汁」「ストレート」「季節の果実」「をしぼりました。」の四段文字を楕円で囲んだ商標
１．出願番号 平成３年商標登録願第１０４２５０号
２．商 標 「農協果汁」「ストレート」「季節の果実」「をしぼりました。」
３．商品区分 第２９類：果実飲料
４．適用条文 商標法第３条第１項第６号
５．拒絶理由 識別力がない。
６．意見書における反論→（商標法第３条第２項の適用を主張）
（１）拒絶理由通知書において、審査官殿は、この商標登録出願に係る商標は、その構成中に「農協果汁」「ストレート」「季節の果実」「をしぼりました。」を四段に書してなるにすぎないが、これは「各地の農協が、旬の果物を用いて作ったストレート果汁」を直ちに認識するにすぎず、その他の部分にしても商品の自他商品識別力を有しないものであり、このようなものを本願指定商品について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認めるから、商標法第３条第１項第６号に該当すると認定された。
しかしながら、本出願人は、このような識別力がないとの認定には承服できないので、以下に、意見を申し述べる。
（２）まず、本願商標は、審査官殿のご指摘によれば、「農協果汁」「ストレート」「季節の果実」「をしぼりました。」を四段に書してなり、これは「各地の農協が、旬の果物を用いて作ったストレート果汁」を直ちに認識するにすぎず、その他の部分にしても商品の自他商品識別力を有しないとのことであるが、本願商標をこのように部分的に分断してその一つ一つの文字を観察し、識別力がないというような見方をすべきではないと考える。
つまり、本願商標は上記文字を四段に書しただけの構成からなるものではなく、これら四段の文字群を図形（楕円）で囲んで一体的に構成したところに独自の商標的特徴を有し、この図形がらみの態様で全体的にみて一体の商標と把握すべき性質のものであり、その意味で、十分に識別力を有し得る商標と考える。
（３）そして、本出願人は、上記四段の文字群を図形（最初は菱形、後に楕円）で囲んで一体化した本願商標を、旬の果実のみからなるストレート果汁に、季節の果実シリーズと銘打って、昭和６３年春から使用を開始し、現在まで５年以上に亘って継続的かつ独占的に使用を行うとともに、新聞・雑誌及びダイレクトメール等を通じて多大な宣伝活動を続け、しかも新聞・雑誌等に新製品紹介として広く取り上げられた結果、現在においては、本願商標を付した果実飲料は、本出願人の取扱いに係る商品であると、取引者・需要者間に認識されるところとなってきている。
したがって、本願商標は「使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるもの」になったもので（商標法第３条第２項）、決して商標法第３条第１項第６号にいう識別力のない商標に該当するものではない。
（４） 以下、本願商標が、使用をされた結果、自他商品識別力を有するに至ったものであることを証拠に基づいて立証する。
① まず、本願商標は、第１号証の「全農直販ＮＥＷＳ／Vol.３」（昭和６３年秋発行）及び第２号証の「全農直販ＮＥＷＳ／Vol.４」（平成１年春発行）に示すように、四段に構成した「農協果汁」「ストレート」「季節の果実」「をしぼりました。」を菱形で囲った態様で使用を開始した。この菱形で囲った態様は、本願商標の楕円で囲った態様とは多少異なるものの、四段に書された文字構成及び書体は同一で、かつその配列も同一であることから、菱形で囲むも楕円で囲むもその商標の識別力に差異はなく、全体として同一の範囲をでない商標であるといえる（尚、この点に関連して、例えば、東京高裁昭５７（行ケ）２１３、ジューシー事件、昭５９．１０．３１判決では、「ジューシー」の片仮名文字を左横書きしてなる構成で、指定商品を第２９類「果実飲料」とする原告の商標の出願に対し、出願に係る商標は原告が使用してきた商標と同一書体ではないが、共に通常の活字体であって両者は全体として同一の範囲をでないと認定し、出願に係る商標の使用による特別顕著性を認めている。つまり、商標法３条２項の適用に際して、必ずしも出願商標と使用商標の完全同一を要求していない）。
そして、昭和６３年春の使用開始当初は、旬の時期にこだわった果実飲料を瓶詰めし、その容器（500ml）に上記四段構成文字を菱形で囲んだ態様のものを付していた。
この果実飲料としては、昭和６３年秋には、山形産のデラウエアを使った「ぶどう」と福島産の白鳳を使った「もも」の１００％ストレート果汁を販売し、平成１年２月には長崎県産の伊木力温州みかんを使用した「みかん」を、３月には沖縄県産の「パインアップル」を、また４月には福島県産の王林を使った「青りんご」を販売した（上記第１，２号証、及び第３号証の平成元年３月１日付け「日本セルフニューズ」新聞参照）。
これらは、いずれも季節限定商品で、約１年前から優れた果実を作っている産地を探し、品種を限定した上で育ててもらい、それを商品化の直前に収穫してストレート果汁とし、その果実がなくなればそれで終了するといった性格のもので、次にまた別の旬の果実を搾ったストレート果汁を製造するといった手順を採用して、現在も同様のコンセプトの下に製造・販売を続けている。
② そして、この旬にこだわった１００％ストレート果汁は、昭和６３年春の発売以来好評を博し、例えば、新製品情報誌「ＧＥＡＲ／ギア」による大学生１０人を使った「１００％フレッシュジュースの味」のテスト（１４社，３９種類のフレッシュジュースを対象）では、本出願人の上記商品がみかんジュースでは人気度ＮＯ.３（ただし評価の内容は１～３位ともほとんど同じ）、りんごジュースでは人気度ＮＯ.１（「やはり日本の味！」とコメントがあったほどウケた）に輝いている（第４号証の1990.6.1発行の新製品情報誌「ＧＥＡＲ／ギア」参照）。
③ また、この商品は、平成１年春より平成２年秋にかけて、新聞・雑誌等により多大な宣伝を行ってきており、シンプルな透明瓶容器の中央に商標を付した使用態様とも相俟って、取引者・需要者間に相当広く全農直販の取扱い商品として知られるところとなっている。その広告の一例を示すと、平成元年５月１８日付け「農業協同組合新聞」（第５号証）、１９８９（Ｈ１）年５月２０日付け「帝飲食糧新聞」（第６号証）、㈱日刊経済通信社１９８９年６月発行の「酒類食品統計月報」第３１巻４号（第７号証）、同６月発行分（第８号証）、１９９０（Ｈ２）年３月２４日付け「毎日新聞」（第９号証）、１９９０（Ｈ２）年３月２８日付け「食糧タイムス」（第１０号証）、１９９０（Ｈ２）年４月１日付け「コンビニエンスストア新聞」（第１１号証）、１９９０（Ｈ２）年５月２０日付け「帝飲食糧新聞」（第１２号証）、国際商業出版１９９０年７月発行の「激流」（第１３号証）、１９９０（Ｈ２）年８月１７日付け「日本食糧新聞」（第１４号証）、１９９０（Ｈ２）年８月１８日付け「農業協同組合新聞」（第１５号証）、１９９０（Ｈ２）年８月１９日付け「日刊スポーツ」（第１６号証）などがあり、ここには本願商標（菱形で囲ったもの）を付した商品「果実飲料」を掲載している。
④ そして、上記瓶容器で販売していた商品は、その後平成３年３月に紙容器に変更され、それと同時に商標の態様も現在出願中のものと形式的にも全く同一な上記四段の文字を楕円で囲った態様に変更して、さらに広く販売を継続してきている。
即ち、平成３年３月には、本願商標を紙容器（紙パック500ｍｌ）に付した商品を首都圏，中京圏，近畿圏を中心に販売を開始しており、この商品としては、春から夏（３月から７月）にかけては「温州みかん」と「りんご」、夏から秋（８月から１１月）にかけては「白桃ピーチ」と「パインアップル」、秋から冬（１２月から２月）にかけては「洋なし」と「青りんご」があり、全部で６種類の果実飲料である。
そして、これら紙容器入り果実飲料の販売実績を表に示すと以下の通りである。
《 本願商標を付した果実飲料の販売実績（500ml／本）》
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年度 種類 |
Ｈ３年度 （4～3月） |
Ｈ４年度 （4～3月） |
Ｈ５年度 （4～6月） |
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みかん りんご ピーチ パイン 洋なし 青林檎 |
196,769本 212,508本 179,014本 136,352本 128,319本 180,611本 |
131,615本 201,902本 111,096本 73,305本 49,965本 93,585本 |
23,956本 28,568本 － － － － |
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合 計 |
1,033,573本 |
661,468本 |
52,524本 |
この表からも明らかなように、平成３年度は１０３万本を超える販売量を示し、平成４年度以降は減少傾向にあるものの、それでも６６万本を超える販売量にのぼっている（減少傾向を示しているが、これは旬の果実を搾ってそのまま製品化するといった手法をとる関係で、その時々の天候や仕入れ量に大きく左右されることも一因となっている）。
⑤ また、店舗における陳列販売状況は、例えば、第１７号証（東急ストア中央林間店：神奈川県大和市中央林間4-12-1：1991年12月6日撮影）及び第１８号証（サミット東中野店：東京都中野区東中野4-5-1-10：1991年12月7日撮影）の店舗写真に示す通りである。
本願商標を付した果実飲料は、このような状態で、首都圏，中京圏，近畿圏を中心とした各スーパーマーケット，コンビニエンスストア，デパート等の飲食品売場で陳列され、販売に供せられている。
⑥ さらに、この紙容器の納入実績の報告が日本製紙㈱よりなされているので、その資料を第１９号証として提出する。これによれば、平成３年２月から平成５年６月にかけて、合計１８９万枚以上の本願商標を付した紙容器が納品されたことになる。
⑦ そして、これら紙容器に変更した商品は、市場に流通させるだけでなく、新聞・雑誌等で広く取り上げられられ、また、パンフレット，ちらし等を通じて広く宣伝・広告活動を続けてきている。
上記本願商標の付された商品が取り上げられた新聞・雑誌としては、例えば、第２０号証の１９９１（Ｈ３）年３月５日付け「帝飲食糧新聞」の“新製品”紹介記事、第２１号証の１９９１（Ｈ３）年４月発行「ビバリッジ・ジャパンNO.112」のNEWS HIGHLIGHTS、第２２号証の１９９１（Ｈ３）年発行「デーエフサロン VOL.18 NO.3･4」の製品ニ
ュース、第２３号証の１９９１（Ｈ３）年９月１５日発行「Ｃｈａｉｎ Ｓｔｏｒｅ Ａｇｅ」の商品紹介、及び第２４号証の１９９１（Ｈ３）年１１月発行「ビバリッジ・ジャパンNO.119」のNEWS HIGHLIGHTSなどがある。
⑧ また、宣伝・広告媒体としては、第２５号証及び第２６号証の「全農直販ニュース」（各約１万部印刷して、取引先である各店舗に配布している）や、第２７号証及び第２８号証の一般消費者向け「全農直販ＮＥＷＳ Vol.8」（平成３年春発行＝第２７号証），「全農直販ＮＥＷＳ Vol.9」（平成４年春発行＝第２８号証）（これらはダイレクトメールで一般消費者向けに各約２万部発送している）や、第２９号証の平成４年６月３０日付け「商品パンフレット」，第３０号証の平成５年６月２５日付け「商品パンフレット」，第３１号証の平成５年発行の「商品パンフレット＝農協ブランド商品ご案内」（各５千部を取引先に配布している）などがある。
⑨ そして、このような販売や宣伝広告の実績が評価されて、ＪＡＳの格付け団体でもある「日本果汁農業協同組合連合会」（東京都千代田区外神田３丁目１０番１２号所在）の会長理事 大塚清次郎氏から、本願商標を付した商品「果実飲料」は、取引者及び需要者間において、直ちに当社の商品であることを認識し得るほどに周知著名になっている旨の「証明書」（第３２号証）も発行されている。
⑩ このように、本出願人は、本願商標と同一の識別機能を発揮する「農協果汁」「ストレート」「季節の果実」「をしぼりました。」の四段文字を菱形で囲んだ商標を、昭和６３年春より使用し始め、途中、平成３年春の容器変更に伴って上記四段文字を楕円で囲んだ本願商標と全く同一の態様に改め、その後現在まで本願商標を付した商品を継続的に市場に流通させると共に、新聞・雑誌・ちらし等の媒体を用いて宣伝活動を大々的に行ってきており、しかもこの間、本願商標と同一または類似の態様による第三者の使用は全くなされていない。
その結果、現在においては、本願商標を付した果実飲料は、本出願人の取扱いに係る商品であると、取引者・需要者間に認識されるところとなってきている。
（５）以上によって明らかな通り、その使用期間、使用態様、販売された使用商品の数量、宣伝広告の方法及び回数、新聞雑誌等による使用商品の取り上げられ方、第三者による同一・類似商標使用の不存在等の状況を総合的に観察してみれば、本願商標は、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものとなったということができ、商標法第３条第２項の規定によって登録適格性を有し、決して同第３条第１項第６号の規定に該当するものではない。
ケース３ 本願商標：「東大セミナー」
１．出願番号 平成４年商標登録願第１０００２２号
２．商 標 「東大セミナー」
３．役務区分 第４１類：学習塾における教授
４．適用条文 商標法第４条第１項第８号
５．拒絶理由 東京大学（東京都文京区本郷７－３－１）の著名な略称である
「東大」の文字を含む商標である。
６．意見書における反論
（１）拒絶理由通知書において、審査官殿は、「本願商標は、その構成中に、東京大学（東京都文京区本郷７－３－１）の著名な略称である「東大」の文字を有するものであり、該大学の承諾を得たものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第４条第１項第８号に該当する。」と認定された。
しかしながら、本出願人は、かかる認定に承服できないので、以下に意見を申し述べる。
（２）本願商標は、図形部分と文字部分とからなり、そのうち文字部分は、漢字と片仮名で「東大セミナー」と一連に横書きした態様からなるものである。また、本願商標の指定役務は、願書の記載から明らかなように、「学習塾における教授」である。
つまり、本願商標の「東大セミナー」は、学習塾の塾名であって、この塾名は、昭和５２年３月の開塾以来（願書に添付した営業証明書参照）、現在まで１８年間継続して用いてきたもので、千葉県内の都市部を中心に受験指導に力を入れ、かつ周辺地域及び地方都市部にも進出してきた結果、現在では千葉県内に２２教室（津田沼、船橋、西船橋、北習志野、鎌ヶ谷大仏、六実、松戸、みもみ、八千代台、成田、稲毛、千葉、都賀、四街道、土気、茂原、蘇我、八幡宿、五井、長浦、袖ヶ浦、富津の各教室）、千葉県外に１３教室（西小山、三鷹、東川口、白岡、久喜、蒲生、蓮田、厚木、大分、金沢、健軍、井水、清水の各教室）を保有するまでなっている（願書に添付した「商標の使用の事実を示す書類（１）」の「東大セミナー1991入会ガイド」第２１頁右欄の「教室一覧」参照）。
その結果、「東大セミナー」は、学習塾として、千葉県内はもちろん、千葉県外の教室保有地域周辺において、受験生、並びに父兄，学生，一般社会人らの間において広く認識されるに至っている（願書に添付の「商標の使用の事実を示す書類（６）」の写真が一つの例となるが、本学習塾の看板は全てにおいて、目立つように表示されている。この点は、他の学習塾も同様の傾向にある）。従って、本願商標の「東大セミナー」は、この一連の名称で学習塾として名を馳せている固有名詞であって、あくまで「東大セミナー」を一体として把握すべきものである。分断して把握すべき余地はない。
それ故、本願商標「東大セミナー」の「東大」部分をとらえて、この文字部分が出所としての「東京大学」を表示していると判断すること自体、奇異な見方である。学習塾の「東大セミナー」をとらえて、東京大学と関わりのある学習塾であると認識されるようなことは勿論ないし、常識的に見ても国立大学である東京大学が学習塾「東大セミナー」の経営母胎であるとか、何らかの関係があるとか理解されることはないであろう。その意味で、東京大学の名声を害するとか、名誉を傷つけるとか、イメージを壊すとか、そういうことは全くあり得ない。
現に、開塾以来１８年間、この「東大」の文字をとらえて、「東京大学」と関連のある学習塾であると理解されたことはない。この学習塾「東大セミナー」は、あくまで、その学習塾を営む会社名そのものを、学習塾の名称（商標＝サービスマーク）として用いているに過ぎないのであって、「東大セミナー」と常に一連に書されて永年継続的に使用された結果、「東大」と「セミナー」とは強い一体性をもった不可分の名称として認識されている。
（３）ところで、審査官殿が、本願商標拒絶の根拠として挙げた条文である商標法第４条第１項第８号は、人格権保護の規定であると理解する（それ故に、カッコ書きで許諾を得れば登録を許すこととしている）が、前述したように、本学習塾の名称は、「東京大学」が関わって塾を経営しているといった認識を世間一般に与えることはないのであるから、「東京大学」の人格権を何ら害することはないはずである。
つまり、本号の立法趣旨は、自己の氏名、名称等が他人によりその商品又は役務の商標として使用され、それによって世人がそれらの氏名、名称と、商品又は役務との間に何らかの関係があるかのように認識し、そのために氏名、名称を有するものがこれを不快とし、その人格権を毀損されたものであると感ずるであろうことが、社会通念上客観的に明らかであると認められるような場合において、人格権保護の建て前から事前にこのような者の承諾を得せしめようとするにあるのであって、前述したように、学習塾「東大セミナー」が、東京大学と何らかの関わりある学習塾と理解されることがなければ、東京大学の人格権の毀損もなく、従って、事前に東京大学の承諾を得る必要もないものと考える。
そして、このことは一歩譲って、「東大セミナー」の「東大」部分が、著名な東京大学を間接的にしろ認識させる場合があるとしても、それは、あくまで受験生の合格目標、努力目標としての東京大学を指すと理解すべきなのであって、決して「東京大学」が関わって塾を経営しているとか、何らかの形で経営に関係しているといった認識を与えるものではない。それ故、「東京大学」の人格権を何ら害することはないはずである。受験生の努力目標としての東京大学を認識させるのであれば、むしろ東京大学としても名誉に感ずることであり、ましてや大学のイメージを害することにもならず、商標法第４条第１項第８号の人格権保護の趣旨を何ら害していない。
（４）更に付言すると、前述のように、本出願人の学習塾「東大セミナー」は、昭和５２年の開塾以来１８年間、学習指導・受験指導に熱心に取り組み、その甲斐合って、千葉県の内外を合わせて３５教室を所有するに至っており、その名声も決して低くない。
しかるに、この間「東大セミナー」の名称を無断で使用されるケースも、多々あった。このような場合、誤認した受験生の迷惑を考え、それらの者へはその都度注意を促していたが、商標権のように登録した権利があった訳ではないので、十分な対処ができないでいた。また、最終的には不正競争防止法で対処すればよいのであろうが、実際問題として、周知性や故意・過失の立証等の点で煩わしいのが、現状である。
平成４年４月から導入されたサービスマーク登録制度は、まさしくこのような場合に、サービスマークを登録して、サービス事業者の業務上の信用の維持及び需要者の利益の保護を図り、もって健全な競業秩序を維持する制度であると理解する。それ故、昭和５２年以来使用を続け、千葉県内を中心に全国３５教室を保有するに至り、実績も積み上げてきた学習塾名「東大セミナー」を、かかる他人の無断使用から有効に保護できないでは、かえって商標法の法目的である競業秩序の維持、及び需要者の保護が達成できなくなると考える。
特に、学習塾の場合、ご承知のように大手に至っては全国的に多数の教室を保有するため、未だ進出していない地域であっても、同一の名称を用いられると、あたかも同一主体の学習塾であるかの如き誤認が生じ、それによって受講した受験生は勿論、その名前を使われた学習塾の信用も害され、その痛手は大きなものがある。それ故、商標法の目的とする競業秩序維持及び需要者保護の観点から、是非とも本願商標の登録を希望する次第である。
（５）以上のように、①「東大セミナー」は、昭和５２年の開塾以来拡張を広げ、千葉県内を中心として、全国に３５教室を有する周知性のある学習塾であること、②「東大セミナー」は、「東大」部分と「セミナー」部分を分断できない強い一体性を持った不可分の名称として有名であること、③学習塾の「東大セミナー」をとらえて、東京大学と関わりのある学習塾であると認識されるようなことは勿論ないし、常識的に見ても国立大学である東京大学が学習塾「東大セミナー」の経営母胎であるとか、何らかの関係があるとか理解されることはないこと、④従って、東京大学の名声を害するとか、名誉を傷つけるとか、イメージを壊すとか、ということは全くあり得ないこと、⑤かえって、現に１８年間も継続使用され、全国に３５教室を数えるに至り周知性を獲得している塾名「東大セミナー」を登録させないとすることは、サービスマーク登録制度導入の趣旨に反すること等の理由により、本願商標は、十分に登録適格性を備えているものと確信する。
よって、本願商標は、商標法の目的に照らし、また決して東京大学の人格権を毀損していない点を十分ご理解頂いた上、再度ご審査頂き、本願を公告決定下さるようお願いする次第であります。
ケース４ 本願商標：「健康バンザイ」
１．出願番号 平成６年商標登録願第５３３９２号
２．商 標 「健康バンザイ」
３．商品区分 第２９類：加工野菜及び加工果実，乳製品，ｶﾚｰ・ｼﾁｭｰ又はｽｰﾌﾟのもと
４．適用条文 商標法第３条第１項第６号
５．拒絶理由 キャッチフレーズとして理解されるにすぎず、自他商品識別標識とし て機能し得ない。
６．意見書における反論
（１）拒絶理由通知書において、本願商標は、健康でめでたいことを認識させる「健康バンザイ」の文字を書してなるが、指定商品の関係において、近年、健康志向が高まり、商品中に健康のために各種栄養素やミネラルを加味したり、不必要な添加物などを添加しない商品があるから、これをその指定商品に使用しても上記意味合いのキャッチフレーズ等として理解されるにすぎず、自他商品識別標識として機能し得ない。したがって、商標法第３条第１項第６号に該当すると認定された。
しかしながら、本出願人は、「健康バンザイ」は十分に自他商品識別標識として機能し得る商標であると考えるので、上記認定に承服できず、以下に意見を申し述べる。
（２）本願商標の「健康バンザイ」には、成る程、審査官ご指摘の通り、健康でめでたいことを認識させる標語的な意味合いがあるかも知れない。しかし、本願商標の指定商品「加工野菜及び加工果実，乳製品，カレー・シチュー又はスープのもと」等の加工食料品や乳製品などの食べ又は飲む商品分野においては、標語的な商標あるいは健康志向的な意味合いの商標であっても、自他商品識別力ある商標として登録されたケースは数多い。これはここ数年の健康志向ブームにおいても同様である。
例えば、健康のつく言葉をざっと挙げただけでも、以下の如き商標が出願公告（登録）されている。
・商公昭61-089542 「健康で乾杯」 …第１号証
・商公昭63-036812 「健康イキイキ」 …第２号証
・商公昭63-039205 「心身健康」 …第３号証
・商公平02-076637 「はつらつ健康水」 …第４号証
・商公平03-022280 「健康バランス」 …第５号証
・商公平03-044126 「健康家族」 …第６号証
・商公平03-111017 「健康祈願」 …第７号証
・商公平06-002069 「ﾍﾙｼｰ&ﾍﾙｼｰ」 …第８号証
これは、健康志向的な意味合いを表す商標であっても、果汁等飲料関係の商品分野においては、その商標が識別機能を果たし得ると判断され、また、現実に識別機能を果たしていると認識されていることの証左である（＊市場において、識別機能を果たしていなければ、これだけの商標が登録されることはなかったであろう）。
それ故、本願商標の「健康バンザイ」も単なる識別力のない標語と言うのではなく、これら健康賛美、健康願望の意味合いを有する商標と同様に、十分に自他商品の識別機能を備えた商標と見るべきである。
（３）そして、このことは、本願商標と同日付けで出願した商願平６－５３３９３号の商標「健康バンザイ」（指定商品：第３２類「清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース」）（第９号証）が、審査官により、自他商品識別力ある商標として、出願公告の決定（第１０号証）を受けている事実からも言い得ることである（平成８年３月２２日付けで発送）。
本願商標が国際分類第２９類を指定商品とするのに対し、この公告決定された「健康バンザイ」が国際分類第３２類を指定商品とする違いはあるにせよ、いずれも食べ又は飲む商品（飲食料品）である点で異なるところはなく、また、近年、健康志向が高まり、商品中に健康のために各種栄養素やミネラルを加味したり、不必要な添加物などを添加しない商品がこれら指定商品分野に多数存在するという点においても、異なるところはない。
それ故、過去の登録・公告例、本出願人同日出願の上記商願平６－５３３９３号商標「健康バンザイ」の公告決定例に照らしてみて、今般のご判断は如何にも不合理であると考える。本願商標は、「健康バンザイ」ブランドとして、他の商品との識別を十分に果たし得ると考える。
（４）以上の次第でありますので、本願商標の「健康バンザイ」は、健康志向の高まりの中にあっても、十分に自他商品識別の機能を発揮するものと思料します。
ケース５ 本願商標「家族」×引用商標「ｆａｍｉｌｙ／ファミリー」
１．出願番号 平成６年商標登録願第７５５８６号
２．商 標 「家族」
３．商品区分 第３類：せっけん類，香料類，化粧品，歯磨き
４．適用条文 商標法第４条第１項第１１号
５．拒絶理由 「家族」は「ｆａｍｉｌｙ／ファミリー」に類似する。
６．意見書における反論
（１）拒絶理由通知書において、本願商標は①登録第６２９５８５号（商公昭３８－１１５６８号）の商標（引用商標１）、及び②登録第５２３６７４号（商公昭３３－４６０２号）の商標（引用商標２）と類似であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第４条第１項第１１号に該当し登録できないと認定された。
しかしながら、本出願人は、かかる認定に承服できないので、以下に意見を申し述べる。
（２）本願商標は、願書に添付した商標見本からも明らかなように、漢字で「家族」と横書きしてなるものである。
これに対し、引用商標１は、片仮名文字で「ファミリー」と横書きしてなるものであり、引用商標２は、英文字と片仮名文字で二段に「ｆａｍｉｌｙ／ファミリー」と書してなるものである。
従って、両者は、外観上類似しないことは明らかである。
また、上記態様より、本願商標は「カゾク」と称呼されるのに対し、引用商標１及び２は共に「ファミリー」と称呼され、称呼上も類似しないことは明らかである。
（３）そこで、観念の点につき検討するに、本願商標は字義どおり「家族」の観念を有するものであり、引用商標は「ファミリー」ないし「ｆａｍｉｌｙ」の文字に相応して「ファミリー（家族。家庭。一家。一族。同族。）」の意味を有するものである点で、字義的には同一の意味を含んでいるということができる。
しかしながら、ここでいう観念とは、商標自体が客観的に有する意味を言うのではなく、商標を見又は称呼することにより、その商標を付した商品の需用者又は取引者が思い浮かべる（イメージする）その商標の意味と考えられる。
そのような観点に立って考えると、本願の指定商品である「石けん類，化粧品等」にあっては、漢字から受けるイメージと片仮名文字ないし英文字から受けるイメージとでは、たとえその客観的な意味が同じだとしても、違ったものになるのではないかと考える。つまり、化粧品に「家族」と表示した場合と、化粧品に「ｆａｍｉｌｙ／ファミリー」と表示した場合とでは、取引者・需用者が別の出所から出た商品であると理解するのではないかと考える。つまり、「家族」と「ｆａｍｉｌｙ／ファミリー」とでは、イメージを大切にする化粧品等の商品との兼ね合いにおいて、その受けるイメージが全く異なってしまうため、両者を混同することはないと考える。
このことは、商標の類否判断に当たって、観念類似がほとんど考慮されない「新聞，雑誌」等の商品分野と軌を一にするところがあると思われる（例えば、日刊スポーツとデイリースポーツは非類似とされている）。
従って、本願商標と引用商標１及び２とは、単純に観念類似と言うこともできないと考える。
（４）以上のように、本願商標と引用商標１及び２とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、紛れることのない非類似の商標である。
よって、本願商標は引用商標の存在如何にかかわらず、充分登録性を有するものと思料します。
ケース６ 本願商標：「エステティック道」× 引用商標：「Ｅｓｔｈｅｔｉｑｕｅ／エステチック」
１．出願番号 平成７年商標登録願第１３１６５３号（拒絶査定に対する審判事件）
（ 審判９－５１６０）
２．商 標 「エステティック道」
３．商品区分 第３類：せっけん類，香料類，化粧品
４．適用条文 商標法第４条第１項第１１号
５．拒絶理由 「エステティック道」は「Ｅｓｔｈｅｔｉｑｕｅ／エステチック」に類似する。
６．審判における反論（請求の理由）
（１）手続の経緯
出 願 平成 ７年１２月２１日
拒絶理由の通知 平成 ９年 １月２４日（起案：平成８年12月20日）
意 見 書 平成 ９年 ２月 ７日
拒 絶 査 定 平成 ９年 ３月２１日
同 謄 本 送 達 平成 ９年 ４月１１日
（２）拒絶査定の理由の要点
原査定の拒絶理由は、「本願は、平成８年１２月２０日付けで通知した理由によって、拒絶をすべきものと認める。追って、出願人は意見書において種々述べているが、本願標章の「エステティック道」という用語が確立しているものでもなく、また一連に称呼した場合は長いため、前半部で親しまれた「エステティック」の部分が注目されて、該文字部分のみを捉えて取引に供される場合もあるというを相当とし、該文字部分より「エステティック」の称呼、観念（美学）をも生じるものと認められる。してみれば、両商標は、第３音における「ティッ」と「チッ」の微差にすぎず、これとても仏語の「－ｔｉｑｕｅ」の音節［ｔｉｋ］（ティック／チック）の表音表記法上の微差にすぎないことから、称呼上、かつ観念（美学）上も類似な、彼此相紛らわしい類似の商標と認められる。それ故、商標法第４条第１項第１１号に該当し、同法第１５条の規定に基づき、拒絶をすべきものと認める。」というものである。
（３）本願商標が登録されるべき理由
然るに、本出願人は、意見書において、本願商標の構成や指定商品に関わる取引者・需要者層の実情等についても説明し、本願商標は拒絶理由には該当しないことを主張したにも拘わらず、かかる認定をされたことに対しては承服できず、従ってここに再度ご審理を頂きたく、審判を請求する次第である。
① 本願商標の構成
本願商標は、願書に添付した商標見本からも明らかなように、カタカナ文字と漢字で一連に「エステティック道」と書した態様からなるものである。
そして、本願商標は、全身美容を意味する「エステティック」の文字に、教えとか、専門の学問・技芸等を意味する「道」の文字を付けることにより、全体として、「全身美容の学問・技芸、全身美容の道」等の、エステティックを単なる現象ととらえるのではなく、学問や技芸的なものにまで高めた教え、即ち、美を探求する道やその技芸を観念させる造語である。
② 引用商標の構成
引用商標（商公昭40-9759号公報(登録第585345号)）は、「Ｅｓｔｈｅｔｉｑｕｅ」の欧文字を上段に、「エステチック」のカタカナ文字を下段にそれぞれ配置して、「Ｅｓｔｈｅｔｉｑｕｅ／エステチック」と二段併記してなるものであり、単に全身美容を観念させる言葉である。
③ 審査官の認定に対する反論
審査官の認定は、要するに、
(ｲ)本願商標の「エステティック道」という用語は確立されたものではない。
(ﾛ)一連に称呼した場合は長いため、前半部で親しまれた「エステティック」の 部分が注目されて、該文字部分のみを捉えて取引に供される場合もある。
との前提に立って、「エステティック」の文字部分より「エステティック」の称呼、観念（美学）をも生じるとしたものである。
しかしながら、上記の結論はおかしい。
まず第１に、成る程「エステティック道」という用語はまだ確立されたものではないとしても（これは本出願人が考えた造語であるので確立されたものでないことはむしろ当然のことである）、そのことを以て、本願商標から「道」の文字を省略し、単に「エステティック」の称呼、観念（美学）をも生じさせる、と認定するのは短絡的にすぎる。通常「○○道」と付けた場合には、「その教え」とか「その道」を即座に認識させるのであるから、「エステティック道」と記した場合、「道」の部分を省略して読むことはあり得ず、むしろ「道」を省略しないで、「エステティックドウ（道）」と称呼し観念するのが自然である。
そして、第２に、全体の称呼がやや長いことは認めるにしても、「道」の文字を有することによって初めて、全体として一つの観念を暗示させ或いは表示させる一つの造語「エステティック道」、即ち、「エステティック」とは別の一つの意味合いを持った言葉、を観念させるものであることから、この「エステティック」の文字部分のみを捉えて観念し且つ称呼することはあり得ないと考える。従って、全体が冗長であるから親しまれた「エステティック」の部分が注目され、その部分のみを称呼観念する場合もあるとする審査官の見方は短絡的にすぎると言わざるを得ない。「エステティック道」はあくまで一体として一つの教えとか道とかを認識させる言葉（造語）であって、「道」の省略はあり得ない。むしろ仮に省略して称呼（略称）されるとしたら、観念同一の範囲にある「エステ道」といった程度であろう。
そして又、以上のことは、長い称呼の商標が多く機能している本願の商品分野における、取引者・需要者層をみれば、一層顕著である。
即ち、
（ａ）石けんや化粧品等の指定商品との関係においては多少長めの称呼も市場に
多数存在するが、取引者・需用者は一連に称呼するのが常であって省略して称呼するような実情になく、長い称呼であってもそのまま十分に機能していること、
（ｂ）特に、化粧品などの需用者は、商標を注意深く観察し購買するのが常であって、商標部分は一連一体に把握するのが普通であること、
等の理由から、本願商標はあくまで「エステティックドウ（道）」とのみ称呼され、観念されるものと思料する。
よって、本願商標の称呼・観念である「エステティックドウ（道）」と引用商標の称呼・観念である「エステチック」とを対比すると、「ドウ（道）」の称呼・観念の有無によって、両者は受ける印象及び語感語調が全く異なり明確に識別できる非類似の商標であると考える。
（４）むすび
以上のように、本願商標と引用商標とは、外観上は勿論、称呼及び観念上も紛れることのない非類似の商標である。
よって、本願商標は商標法第４条第１項第１１号の規定には該当せず、登録適格なものと思料しますので、請求の趣旨のとおりのご審決を賜りますようお願い申し上げます。
ケース７ 本願商標「ＭＡＧＩＣ ＳＴＵＤＩＯ」× 引用商標「スタジオマジック」
１．出願番号 平成１１年商標登録願第６４７７７号
２．商 標 「ＭＡＧＩＣ ＳＴＵＤＩＯ」
３．商品区分 第９類：電子応用機械器具及びその部品等
４．適用条文 商標法第４条第１項第１１号
５．拒絶理由 「ＭＡＧＩＣ ＳＴＵＤＩＯ」は「スタジオマジック」に類似する。
６．意見書における反論
（１） 拒絶理由通知書（発送番号０９７１２３）において、本願商標は、登録第４３７１６１６号の商標（以下、引用商標という）と類似し、その商標に係る指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第４条第１項第１１号の規定に該当し、登録を受けることができないと認定された。
しかしながら、本出願人は、本願商標と引用商標とは、外観，称呼および観念のいずれにおいても類似せず、取引者・需用者に出所の混同を起こさせるおそれのない非類似の商標であると思料するので、斯かる認定に承服できず、以下に意見を申し述べる。
（２） まず、外観の点について比較すると、本願商標は、欧文字で「ＭＡＧＩＣ ＳＴＵＤＩＯ」と横書きして成るものであるのに対し、引用商標は、片仮名の標準文字で、「スタジオマジック」と一連に書して成るものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、文字の種類が異なり（欧文字と片仮名）、かつ前段と後段の単語が入れ替わった態様であって、明らかに外観を異にし、外観上類似することはない。
（３） 次に、観念の点についてみると、本願商標の「ＭＡＧＩＣ ＳＴＵＤＩＯ」は、「魔法の」「不思議な」「（不思議な）魅力のある」等の意味合いを有する英語の「ＭＡＧＩＣ」と、「（美術家の）仕事場」「（写真屋や映画の）撮影所」「録音室」「放送室」「スタジオ」等の意味合いを有する英語の「ＳＴＵＤＩＯ」とを組み合わせて、「ＭＡＧＩＣ ＳＴＵＤＩＯ」と書したもので、全体として、「魔法のスタジオ」「不思議なスタジオ」「（不思議な）魅力のあるスタジオ・仕事場」等の意味合いを生じさせるものである。
これに対し、引用商標は、英語の「ｓｔｕｄｉｏ」を想起させる片仮名の「スタジオ」と、英語の「ｍａｇｉｃ」を想起させる片仮名の「マジック」とを一体に結合して、一連に「スタジオマジック」と書したもので、全体として「スタジオにおけるマジック・魔術」とか、「スタジオにおける手品」とかを想起させるものである。
したがって、本願商標の「魔法のスタジオ」「不思議なスタジオ」と、引用商標が想起させる「スタジオにおけるマジック・魔術」とは、その意味合いが全く異なり、両者は観念上も類似するものではない。即ち、前後の言葉を入れ替えたことによって、本願商標は、あくまでも「○○スタジオ」を思い浮かべるのに対し、引用商標は、あくまでも「○○マジック・魔術」を思い浮かべるのであって、両者は全く観念の異なる商標である。
（４） そこで、以下、称呼の点につき検討する。
（４－ａ） 本願商標は、上述のように、欧文字で「ＭＡＧＩＣ ＳＴＵＤＩＯ」と書したものであるから、これより「マジックスタジオ」の称呼が生じるものである。一方、引用商標は、その態様より、「スタジオマジック」の称呼が生じるものである。
然るに、審査官は、両商標の称呼である「マジックスタジオ」と「スタジオマジック」とは、前段と後段の文字が入れ替わったものに過ぎないから、両商標は取引者・需用者にとって同一出所を観念させ、称呼的にも紛らわしいとの判断をしたのではないかと推察する。
しかしながら、その様な見方は短絡的に過ぎる。本願商標と引用商標とは、前段と後段の文字が入れ替わったことによって、単に言い回しが逆になったと言うだけにとどまらず、両商標はその称呼から受ける印象・観念も全く異なったもの（即ち、概念の違う商標）になっているのである。
したがって、これを称呼し、聴取する取引者・需用者は、両商標を明確に識別できるものであって、決して称呼上紛れるものではないと思料する。
即ち、両商標は、この語順で一つの商標を形成し、この語順で特定の観念を生じさせるものであるから、両者は決して類似するものではないと思料する。明確に観念が異なる以上、本願商標の「ＭＡＧＩＣ ＳＴＵＤＩＯ」と引用商標の「スタジオマジック」を間違えることはないであろう。
（４－ｂ） そして、このことは、例えば「ＭＡＧＩＣ」や「ＳＴＵＤＩＯ」の文字を有する商標で、前段と後段が逆になっている商標が以下の通り、別主体によって共に登録されていることからも言い得る（これらの商標を第１号証乃至第６号証として提出する）。
(1)第2595841号登録商標「ＶＩＳＩＯＮ ＳＴＵＤＩＯ」…ＮＴＴと、
(2)第4045918号登録商標「ＳＴＵＤＩＯ ＶＩＳＩＯＮ／ｽﾀｼﾞｵﾋﾞｼﾞｮﾝ」
…㈱ｶﾒｵｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ。
(3)第3218172号登録商標「ＭＡＧＩＣＭＥＤＩＡ」……㈱富士通ゼネラルと、
(4)第3245271号登録商標「ＭＥＤＩＡＭＡＧＩＣ」……㈱ピーエフユー。
(5)第4172324号登録商標「ＭＡＧＩＣＷＡＶＥ」 ……ﾈｵﾏｼﾞｯｸ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝと、
(6)第4276367号登録商標「ＷＡＶＥ ＭＡＧＩＣ」……㈱シグマ。
つまり、これらの商標のうち、(1)の「ＶＩＳＩＯＮ ＳＴＵＤＩＯ」と(2)の「ＳＴＵＤＩＯ ＶＩＳＩＯＮ」、(3)の「ＭＡＧＩＣＭＥＤＩＡ」と(4)の「ＭＥＤＩＡＭＡＧＩＣ」、(5)の「ＭＡＧＩＣＷＡＶＥ」と(6)の「ＷＡＶＥ ＭＡＧＩＣ」は、それぞれ前段と後段が入れ替わったにすぎない商標ではあるが、その入れ替わりによって、まるで概念の違った一つの商標を形成するものであるから、このような場合には、両者混同を生じることはないとされているのである。
そして、本願商標と引用商標との関係も、まさにこれら(1)と(2)、(3)と(4)、(5)と(6)の商標の関係と軌を一にするものであり、この意味からしても、本願商標と引用商標とは、称呼上紛れることのない非類似の商標であると言える。
（５） 以上のように、本願商標と引用商標とは、外観および観念上類似しないことは勿論、称呼上も前後入れ替わったことによって別異の観念・称呼をそれぞれ生ずるものであり、過去の登録例に照らしてみても、取引者・需要者をして決して紛れることはない非類似の商標であると思料する。
よって、本願商標は商標法第４条第１項第１１号の規定に該当するものではなく十分登録適格性を有するものと思料する。
ケース８ 本願商標：「ＭｏｂｉｌｅＢｏａｒｄ／モバイルボード」
１．出願番号 平成１０年商標登録願第７０７９５号
２．商 標 「ＭｏｂｉｌｅＢｏａｒｄ／モバイルボード」
３．商品区分 第９類：電子機械器具及びその部品
４．適用条文 商標法第３条１項３号、第４条第１項第１６号
５．拒絶理由 「『ＰＨＳ通信カード、デジタル携帯通信カード等のモバイル周辺機器及び携帯情報端末、携帯用ノートパソコン、携帯電話等のモバイル商品』について使用するときは、これに接する取引者・需用者が、モバイル周辺機器用のボード盤又は該ボードを搭載したものであると理解するにすぎない。」
６．審判における反論
（１）手続の経緯
出 願 平成１０年 ８月２０日
拒絶理由の通知 平成１１年１０月 １日（起案：平成11年 9月21日）
意 見 書 平成１１年１０月 ８日
拒 絶 査 定 平成１１年１１月１１日
同 謄 本 送 達 平成１１年１１月２６日
（２）拒絶査定の理由の要点
原査定の拒絶理由は、「本願は、平成１１年９月２１日付けで通知した理由によって、拒絶をすべきものと認める。なお、出願人は意見書において種々述べているが、さきの認定を覆すにたりない。」というものであり、具体的には、拒絶理由通知書に示すとおり、「本願商標は、『携帯用ボード盤』程度の意味合いを認識する『ＭｏｂｉｌｅＢｏａｒｄ』『モバイルボード』の文字を普通に用いられる方法で書してなるので、これをその指定商品中『ＰＨＳ通信カード、デジタル携帯通信カード等のモバイル周辺機器及び携帯情報端末、携帯用ノートパソコン、携帯電話等のモバイル商品』について使用するときは、これに接する取引者・需用者が、モバイル周辺機器用のボード盤又は該ボードを搭載したものであると理解するから、単に該商品の品質・機能を表示するにすぎないものと認められ、したがって、本願商標は、商標法第３条第１項第３号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第４条第１項第１６号に該当する」というものである。
なお、意見書に添付して第７号証として提出した登録第４０１５０３５号「ＳＯＵＮＤＢＯＡＲＤ＼サウンドボード」に関して、付与後異議申し立てにより指定商品の一部が取り消されている旨の指摘が原査定でなされている。
（３）本願商標が登録されるべき理由
然るに、本出願人は、意見書において、本願商標が２つの言葉を結合した造語商標であって、一般的に品質・機能表示として流通し機能しているわけではないこと、及び、現に「ＭＯＢＩＬＥ」「モバイル」や「ＢＯＡＲＤ」「ボード」の文字を含む商標は多数登録されていること、等の事実を指摘し、本願商標は拒絶理由には該当しないことを主張したにも拘わらず、かかる認定をされたことに対しては承服できないところがある。従って、ここに再度ご審理を頂きたく、審判を請求する次第である。
（Ａ）本願商標の構成
本願商標は、願書に表示した商標からも明らかなように、英文字と片仮名文字で「ＭｏｂｉｌｅＢｏａｒｄ／モバイルボード」と二段併記した態様からなるものであり、且つ指定商品を第９類の「写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，自動販売機」とするものである。
（Ｂ）審査官の認定に対する反論
然るに本願商標の「ＭｏｂｉｌｅＢｏａｒｄ／モバイルボード」は、審査官もご指摘のように、「Ｍｏｂｉｌｅ」と「Ｂｏａｒｄ」の言葉の意味合いを考えれば、なるほど全体として「携帯用ボード盤」程度の意味合いになり得ることは否定するものではないが、一般的には、そのような意味合いを表す言葉（熟語）として、「ＭｏｂｉｌｅＢｏａｒｄ／モバイルボード」が理解され、確立されているという事実はない。
「ＭｏｂｉｌｅＢｏａｒｄ／モバイルボード」が、ある一つの商品を表す言葉としてコンピュータ・電子・通信等を扱う業界において確立され流通されていればまだしも、そのような事実がない以上、本願商標を以て、単に品質・機能表示だと言うことはできないものと思料する。
そして仮に、本願商標を「携帯用ボード盤」という意味に取ったとしても、それが如何なる商品を表すものなのか定かではないし、「モバイル周辺機器用のボード盤又は該ボードを搭載したもの」というのも、如何なる商品を想定しているのか定かでない。それ故、取引者・需用者が、モバイル商品に使用されている本願商標をみて、モバイル周辺機器用のボード盤又は該ボードを搭載したものであるなどと理解することも、通常はあり得ないと思料する。
この点に関連して、例えば、「Ｍｏｂｉｌｅ」「モバイル」や「Ｂｏａｒｄ」「ボード」を用いた商標は、以下のように、本願と同一の商品分野において、多数登録されている。
①登録第4005656号 「ＭＯＢＩＬＥＧＥＡＲ＼モバイルギア」……第１号証
②登録第4207016号 「ＭｏｂｉｌｅＳｃｏｐｅ＼ﾓﾊﾞｲﾙｽｺｰﾌﾟ」……第２号証
③登録第4235975号 「ＭＯＢＩＬＥＧＵＩＤＥ」……………………第３号証
④登録第4246235号 「モバイルナビゲーター」………………………第４号証
⑤登録第2265121号 「メガボード＼ＭＥＧＡＢＯＡＲＤ」…………第５号証
⑥登録第3174832号 「ＳＭＡＲＴＢＯＡＲＤ＼スマートボード」…第６号証
⑦登録第4038849号 「ＭｕｓｉｃＢｏａｒｄ」………………………第７号証
⑧登録第4059464号 「ＰＯＷＥＲ ＢＯＡＲＤ」…………………… 第８号証
⑨登録第4153450号 「Partitionboard＼パーティションボード」…第９号証
⑩登録第4194389号 「ﾘﾓｰﾄﾎﾞｰﾄﾞ＼ｒｅｍｏｔｅｂｏａｒｄ」…… 第10号証
⑪登録第4200706号 「Stationboard＼ステーションボード」………第11号証
⑫登録第4206317号 「Contactboard＼コンタクトボード」…………第12号証
もし仮に、審査官の考え方に従うのであれば、上記①の「ＭＯＢＩＬＥＧＥＡＲ＼モバイルギア」は「携帯用電動装置」程度の意味合いを認識させるであろうし、また、②の「ＭｏｂｉｌｅＳｃｏｐｅ＼モバイルスコープ」は「携帯用検器」程度の、③の「ＭＯＢＩＬＥＧＵＩＤＥ」は「携帯用誘導装置」程度の、④の「モバイルナビゲーター」は「携帯用進路自動調整装置」程度の、それぞれ意味合いを生ずるということになるのであろう。
そして、その意味合いからすれば、これらを、その指定商品中「ＰＨＳ通信カード、デジタル携帯通信カード等のモバイル周辺機器及び携帯情報端末、携帯用ノートパソコン、携帯電話等のモバイル商品」について使用するときは、審査官の考え方に従えば、これに接する取引者・需用者は、モバイル周辺機器用の商品を搭載したものであると理解し、単に該商品の品質・機能を表示するにすぎないということになって、拒絶と言うことになるであろうが、実際には登録されている。
また、同様に、もし仮に審査官の考え方に従うのであれば、⑤の「メガボード＼ＭＥＧＡＢＯＡＲＤ」は「大容量用のボード盤」程度の、⑥の「ＳＭＡＲＴＢＯＡＲＤ＼スマートボード」は「細くすらりとしたボード盤」程度の、⑦の「ＭｕｓｉｃＢｏａｒｄ」は「音楽ボード盤」程度の、⑧の「ＰＯＷＥＲ ＢＯＡＲＤ」は「出力ボード盤」程度の、⑨の「Partitionboard＼パーティションボード」は「仕切りボード盤」程度の、⑩の「リモートボード＼ｒｅｍｏｔｅｂｏａｒｄ」は「遠隔操作用のボード盤」程度の、⑪の「Stationboard＼ステーションボード」は「局となるボード盤」程度の、⑫の「Contactboard＼コンタクトボード」は「交信ボード盤」程度の、それぞれ意味合いを生ずるということになるのであろう。
そして、その意味合いからすれば、これらをその指定商品について使用するときは、審査官の考え方に従えば、これに接する取引者・需用者は、単に該商品の品質・機能を表示するにすぎないということになって拒絶と言うことになるのであろうが、実際には登録されているのである。
このように、審査官のような見方をすれば、一見、品質・機能表示的な商標と思われるものであっても、実際には、本願商品分野において、拒絶されることなく登録されている例は多数にのぼっている。
然るに、これらの商標が登録できて、本願商標の「ＭｏｂｉｌｅＢｏａｒｄ／モバイルボード」だけが、登録できないとされるいわれはない。本願商標は、あくまでも「Ｍｏｂｉｌｅ」「モバイル」と「Ｂｏａｒｄ」「ボード」が結合して一体となった造語商標であり、一般的に品質・機能表示として流通し機能しているわけではないのであるから、十分に自他商品識別力を有し、登録適格なものと思料する。
なお、拒絶査定において審査官が指摘した、第７号証の登録第４０１５０３５号「ＳＯＵＮＤＢＯＡＲＤ＼サウンドボード」に関する付与後異議申し立てにおける指定商品の一部取り消しに関してであるが、この取り消された指定商品は「電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品」であるところ（平成９年異議第９０２７８号の異議の申し立てについての決定＝第13号証参照）、これは所定期間内に意見書を提出しなかったことにも一因があり、しかも英和辞典を紐解けば明らかなように、「ｓｏｕｎｄ ｂｏａｒｄ」は「ｓｏｕｎｄｉｎｇ ｂｏａｒｄ」のことであり、「共鳴板」とか「反響板」とかを意味する熟語として確立された言葉となっていることが、その一部取り消しの大きな要因であったと思料する。つまり、英和辞典等に熟語として載せられている「ＳＯＵＮＤＢＯＡＲＤ＼サウンドボード」と、造語商標であって、熟語として未だ確立されていない本願商標の「ＭｏｂｉｌｅＢｏａｒｄ／モバイルボード」とでは、意味合いが異なる。
（４）むすび
以上の次第でありますので、本願商標の「ＭｏｂｉｌｅＢｏａｒｄ／モバイルボード」は、既存の前記登録商標などと同様に自他商品識別力を有し、充分に登録適格性を有するものと思料します。
(C) S.Ogawa 1998.06.26
ｹｰｽ06追加 1998.10.18 ｹｰｽ07追加 1998.11.13 ｹｰｽ08追加 1999.05.25
ｹｰｽ09追加 1999.12.27 ｹｰｽ10追加 2000.09.30
＊以上参考までに実例を挙げてみました。ここに挙げたものは、私が実務において、特許庁審査官から受けた拒絶理由通知に対し、具体的に反論した「意見書」「審判請求書」の例です。何の訂正もない、生のものです。多数存在するため、古い方から適当にピックアップして８件挙げてみました。
指定商品又は指定役務の限定補正により登録になったケースというのは勿論沢山ありますが、ここに挙げたものは、補正をすることなく、あるいは補正をしても抵触する指定商品を含みながら意見書や審判での主張で審査官や審判官の考えを覆したケースです。
審査官も考え違いをしている場合がありますし、取引の実情から全く懸け離れたような判断を下す場合もあります。従って、納得できなければこのように積極的に反論すべきです。審査官も正当な理由があると認めれば（「なるほどな」と思わせれば）、考えを改めるはずです。
なお、ケース６、８は審判のケースです。即ち、審査官の認定は不当であったとして審判官がその判断を覆し、登録を認めたケースです。
意見書を提出してもあまり通ったことがないと言うような話も聞いた事がありますが、審査官の拒絶理由に納得がいかなければこのように積極的に反論すべきです。
そして、ここに掲げたように、各事例ごとの主張の仕方によっては審査官の考えを覆すことが出来るのです。
少しでも実務的な理解を深めて頂く助けになればとの思いから、参考のため、少し挙げてみました。
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