商標の拒絶理由通知に対する反論(意見書等)の具体例その16

◆意見書対応の重要性◆

難しそうな案件でも、是非登録しておきたいという思い入れのある商標は、登録の可能性が少しでもありそうなら、きちんと反論しましょう。登録になることが結構あります。

特許庁から拒絶理由通知をもらうと、ああ、ダメなんだと直ぐにあきらめていませんか。

おかしいなと思ったら、積極的に意見書を提出して反論すべきです。審査官を説得すれば登録してくれます。

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今回は、私が手掛けた拒絶理由通知に対する反論(意見書等)の具体例として、ケース107、108を紹介します。

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ケースNO.  目次 適用条文

ケース107  本願商標「とろっとミルク」×引用商標「TROT/トロット」

  1. 出願番号 商願2018-082073
  2. 商標 「とろっとミルク」
  3. 商品区分  第30類
  4. 適用条文 商標法第4条1項11号
  5. 拒絶理由 「とろっとミルク」は「TROT/トロット」と類似する。
  6. 意見書における反論

【意見の内容】

(1)拒絶理由通知書において、本願商標は、

 (A)日清食品ホールディングス所有の登録第4546097号(商願2001-015900)の商標(「引用商標1」)、

 (B)株式会社明治所有の登録第5144311号(商願2007-128159)の商標(「引用商標2」)、

 (C)同じく株式会社明治所有の登録第5632128号(商願2013-057528)の商標(「引用商標3」)

と同一又は類似であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当すると認定されました。

 これに対し、本出願人は、本願の指定商品中より、「ミルク入り菓子及びパン」(類似群30A01)を削除する補正を行い、指定商品を第30類「ミルク入り紅茶飲料,ミルク入りコーヒー飲料,ミルク入りココア飲料,ミルク入りチョコレート飲料」(29A0129B01)のみとしましたので、この補正した指定商品に基づいて、意見を申し述べます。

(2) 本願商標は、願書の商標見本から明らかなように、平仮名と片仮名の標準文字で「とろっとミルク」と一連に横書きした態様からなるもので、指定商品を第30類「ミルク入り紅茶飲料,ミルク入りコーヒー飲料,ミルク入りココア飲料,ミルク入りチョコレート飲料」(類似群:29A01 29B01)とするものであります(補正により「ミルク入り菓子及びパン」(30A01)を削除しました)。

 これに対し、引用商標1は、単に平仮名で「とろっと」と記載したもので、指定商品を第30類「調味料,香辛料,米,脱穀済みの大麦,食用粉類,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと」(類似群:30A01 31A01 31A02 31A03 31A04 31A05 31B01 32F03 32F06 32F09 33A01 33A03) とするものであります。そして、本願指定商品の補正の結果、引用商標1とは、商品の抵触関係を脱することとなったため、商標の類否を論じるまでもなく、本願商標と引用商標1とは、商標法第4条第1項第11号に該当することは無くなったものと思料します。

 また、引用商標3は、ローマ字の飾り文字で「torotto」と書したもので、指定商品を第30類「菓子」(類似群:30A01)とするものでありますが、これも同じく、本願指定商品中より類似群30A01に該当する指定商品を削除する補正を行いましたので、引用商標1と同様に指定商品の抵触関係を脱することとなったため、商標の類否を論じるまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しなくなったものと思料します。

(3)そこで次に、引用商標2と本願商標との商標の類否関係を検討致します。

 引用商標2は、ローマ字「TROT」を上段に、片仮名文字「トロット」を下段にそれぞれ書して、「TROT/トロット」と二段併記した商標からなるもので、指定商品を第30類「コーヒー及びココア,茶,菓子及びパン」(類似群:29A01 29B01 30A01)とするものであります。

 一方、本願商標は、前述の通り、今般の補正により、類似群30A01の「ミルク入り菓子及びパン」を削除しましたので、この引用商標2との関係にあって抵触関係にある指定商品は、類似群29A01、29B01の「ミルク入り紅茶飲料,ミルク入りコーヒー飲料,ミルク入りココア飲料,ミルク入りチョコレート飲料」ということになります。従って、本願商標は、菓子やパン類を削除する補正をしてもなお引用商標2の指定商品とは、抵触関係にある商品を含むことになります。

 しかしながら、本願商標「とろっとミルク」と、引用商標2の「TROT/トロット」とは、商標自体がそもそも類似せず十分に識別可能なものと考えますので、指定商品が重複するといえども、やはり商標法第4条第1項第11号に該当することはなく、登録適格性を備えたものと思料します。

 以下、この両商標が互いに類似することはないという点に関し、意見を申し述べます。

(4)本願商標「とろっとミルク」と引用商標2「TROT/トロット」の非類似性について

 まず、本願商標の前段である平仮名「とろっと」を広辞苑で調べてみますと、「とろっと」とは、『副』1液体やゼリー状のものがなめらかで粘り気のあるさま。「チーズがとろっと溶ける」 2短時間浅く眠るさま。また、発熱などで目の焦点が定まらないさま。「観劇中にとろっとする」との説明があります。

 したがって、平仮名の「とろっと」は、やわらかく粘り気のありそうな感じとか、ぼんやりしているさまとかを表す言葉として、使われているようであります。

 前述のように、本願商標は、「とろっと」の平仮名文字と「ミルク」の片仮名文字を結合して「とろっとミルク」と一連に書したもので、ネーミング自体は「とろみのあるミルク、とろっとした感じのミルク」をイメージさせ、指定商品との関係にあって、そのようなとろみのあるミルク入りのコーヒーとか、とろみのあるミルク入りの紅茶とか、とろみのあるミルク入りのココアとかを暗示させる造語商標であります。

 これに対し、引用商標2は、単にローマ字と片仮名文字で二段に「TROT/トロット」と記載してなるもので、修飾する「ミルク」の語がなく、淡泊な印象を与え、本願商標「とろっとミルク」とは全く異なった印象を与える商標であります。それ故、本願商標と引用商標2とは、観念上も、外観上も類似することはないと思います。

特に、この引用商標2の欧文字及び片仮名文字からなる「TROT/トロット」は、平仮名表記の「とろっとした」「とろみのある」という印象を与える商標とは異なり、むしろ、英和辞典などに解説のある「1(馬などが)速歩(はやあし)で進む。2(人が)急ぎ足で行く。小走りする。」などの意味合いを有する「TROT」の存在により、「小走りする」とか、「速歩(はやあし)で行く」と言った程の意味合いを生じさせるのではないかと思われます。それ故、「TROT/トロット」は平仮名で表記した「とろっと」と観念上類似することはないとともに、「とろっとミルク」から生じるであろう印象とは、全く異なった印象を与えるものであります。

 審査官殿は、本願商標が、平仮名「とろっと」と片仮名「ミルク」の語から構成されているので、前段の平仮名「とろっと」の部分より、単に「トロット」の称呼をも生じ得るとみて、今般、「トロット」の称呼を生じる引用商標2を引いてきたのではないかと思いますが、本願商標は一連に同書同大同間隔に書された商標であり、前述のように間接的にではあっても、まとまった一つの意味合いを暗示させる商標ですので、前後を分断して称呼されることは無いと思います(普通に表現するのであれば、「とろっとミルク」ではなく、「とろりとしたミルク」とか、「とろっとしたミルク」とか表現するでありましょう)。

 それ故、本願商標は、一連に称呼されるべきもので、一連に称呼して一気に称呼出来るため、前段・後段を区切ることなく一連に「トロットミルク」と称呼するのが自然であると考えます。

 本願商標は、一連に称呼しても決して冗長にならず、むしろ一連に称呼して称呼しやすい商標であります。また一連に称呼しなければ、とろっとした感じのミルクと言ったニュアンスは伝わりません。本願商標を単に「トロット」と称呼したのでは、何がとろっとしているのか分からず、意味を成しません。一つのまとまったニュアンスを暗示させるような「とろっとミルク」の商標は、分断せずに、全体を一連に「トロットミルク」と称呼するのが自然です。

以上の次第でありますので、本願商標は、称呼上も、「トロットミルク」という一連の称呼を生じる商標であって、単なる「トロット」の称呼を生じる引用商標2とは、十分に識別でき、取引者・需要者をして聴別可能な商標であると考えます。

(5)ところで、審査官殿の引用した引用商標1~3同士の関係をみてみますと、引用商標1は日清食品ホールディングスのものであり、引用商標2、3は株式会社明治のものでありますが、補正前の本願商標と引用商標1、2、3は、共に共通する類似商品群30A01(サンドイッチ、菓子、パンなど)を含んでいて、抵触する商品を含みながらも互いに商標登録されたものであります。

 それ故、少なくとも引用商標1の「とろっと」と、引用商標2の「TROT/トロット」や引用商標3の「torotto」とは、互いに類似しない商標であるとこのときの審査では認定されたのだと思います。

 仮に、これらの商標が審査で類似すると認定されていたら、先願に係る引用商標1「とろっと」の存在により、その後願に係る引用商標2「TROT/トロット」や引用商標3「torotto」の商標は、拒絶されていたはずであります。しかし、実際にはこのように全て登録され互いに共存しております。これは、引用商標1「とろっと」と引用商標2「TROT/トロット」や引用商標3「torotto」とは、互いに類似しない商標であると判断されたからに他なりません。

だとすれば、本願商標「とろっとミルク」と引用商標2「TROT/トロット」や引用商標3「torotto」が類似だという認定はおかしいことになります。「とろっと」と「TROT/トロット」や「torotto」が類似しないとされるならば、「とろっとミルク」と「TROT/トロット」や「torotto」は、より一層類似しないと判断されるべきものであります。

(6)以上述べたように、本願商標「とろっとミルク」は、とろみのあるミルク、とろっとした感じのミルク入りのコーヒー飲料とか、紅茶飲料とかの優しいイメージを間接的に抱かせるような表現の商標でありますので、観念的には、全体として、指定商品「コーヒー」「紅茶」などとの関係で、とろみのあるミルク入りコーヒーとか、とろみのあるミルク入り紅茶とかを暗示させる商標でありますが、これに対し、なお抵触する指定商品を含む引用商標2はローマ字と片仮名文字で二段に「TROT/トロット」と書した態様からなるものでありますので、本願商標とは外観・称呼・観念を全く異にする商標であることは明らかであります。

 特に、本願商標「とろっとミルク」は、とろみのあるミルク、とろっとした感じのミルク入りコーヒー飲料とか、紅茶飲料とかの優しいイメージを間接的に抱かせるような商標でありますので、観念的には、全体として、指定商品「コーヒー」「紅茶」などとの関係で、とろみのあるミルク入りのコーヒーとか、紅茶とかを暗示させる商標であり、称呼的には、一連に「トロットミルク」と称呼される商標であります。

 そして、とろっとした感じを表すために、何かミルクを入れる様を表す副詞の「とろっと」の文字を前段に置き、その後段に連続して牛乳などの飲料を表す「ミルク」の言葉を配してなりますので、引用商標1~3の、単なる「とろっとした感覚を観念させる商標とは、「ミルク」の語の有無によって印象が全く異なり、決して外観上も、観念上も、称呼上も類似することはありません。

ケース108  本願商標「華やぎ」×引用商標「華やぐ」

  1. 出願番号  商願2020-077820
  2. 商  標 「華やぎ」
  3. 商品区分  第30類
  4. 適用条文 商標法第4条1項11号
  5. 拒絶理由 「華やぎ」は「華やぐ」と類似する。
  6. 意見書における反論

【意見の内容】

(1) 拒絶理由通知書において、本願商標は、

 (A)株式会社伊藤園所有の登録第4952067号(商願2005-080197)の商標(「

引用商標1」)、及び、

 (B)ユーシーシー上島珈琲株式会社所有の登録第5908460号(商願2016-068649)の商標(「引用商標2」)

と同一又は類似であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当すると認定されました。

 これに対し、本出願人は、本願の指定商品中より、引用商標1の指定商品「緑茶」と同一又は類似する商品「茶」(類似群29A01)を削除する補正を行い、指定商品を第30類「コーヒー,ココア,菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),コーヒー豆」(29A01 29B01)のみとしましたので、この補正した指定商品に基づいて、以下に意見を申し述べます。

(2)本願商標と引用商標1との関係について

 本願商標は、標準文字で、「華やぎ」と横書きした態様からなるもので、指定商品を第30類「コーヒー,ココア,菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),コーヒー豆」(類似群:29B01 30A01 32D04)とするものであります(補正により「茶」(29A01)を削除しました)。

 これに対し、引用商標1は「華やぎ緑茶」と商品名「緑茶」を交えて記載したもので、指定商品を第30類「緑茶」(29A01)とするものであります。

 したがって、本願指定商品の補正の結果、引用商標1とは、商品の抵触関係を脱することとなったため、商標の類否を論じるまでもなく、本願商標と引用商標1とは、商標法第4条第1項第11号に該当することは無くなったものと思料します。

(3)本願商標と引用商標2との類否関係について

 そこで次に、本願商標と引用商標2との類否関係ですが、審査官殿は、本願商標「華やぎ」と引用商標2「華やぐ」とは類似する商標であると、認定しております。しかしながら、本出願人は、本願商標と引用商標2とは、外観、称呼および観念のいずれにおいても紛れることのない非類似の商標であると思料しますので、前記認定には承服できず、以下に意見を申し述べます。

 (3-1)まず、外観の点について、本願商標は、漢字と平仮名で「華やぎ」と横書きした態様からなるものであるのに対し、引用商標は、漢字と平仮名で「華やぐ」(動詞)と横書きした態様からなるものであります。そして、両者はこの「ぎ」と「ぐ」の違いにより、外観上は明瞭に識別できますので、本願商標と引用商標とは、外観上類似することはないと考えます。

 (3-2)次に、観念の点についてでありますが、本願商標の「華やぎ」はガ行五段活用の動詞「華やぐ」の連用形、あるいは連用形が名詞化したもののことで、華やいだある特定の状態を形容する言葉であり、英語で言えば「gorgeos」という状態を表すものであります。一方、引用商標2の「華やぐ」は華やいだ雰囲気になることや明るく派手になることの動きをあらわす動詞で、英語で言えば「become brilliant」という動きをあらわす言葉であります。

 したがって、本願商標と引用商標2とは、その商標から受けるイメージが異なり、商標の観念上も紛れることはないと考えます。

 (3-3) そこで、称呼の点について検討してみますと、本願商標は、「華やぎ」と書した態様より、「ハナヤギ」の称呼を生じるものであります。

 これに対し、引用商標2は、「華やぐ」と書した態様より、「ハナヤグ」の称呼を生じるものであります。

 したがって、本願商標と引用商標2とは、第4音部分に「ギ」と「グ」の差異を有するものであり、本願商標が1音1音明瞭に発声されて強弱の別なく「ハ・ナ・ヤ・ギ」と発声されるのに対し、引用商標2は前半の二文字にアクセントをもって「ハナ・ヤグ」と言う具合に二音節ずつ区切って発声される傾向にあるとともに、「ハ」の音及び「ナ」の音が強く発音される傾向にありますので、両者は、発声の印象が異なるとともにアクセントが異なり、「ギ」と「グ」の違いにより、語感・語調を全く異にする商標であって十分に聴別し得るものと思います。しかも、これら両者はわずか4音という短い音構成からなるものですので、一層上記差異が全体に及ぼす影響は大きく、称呼上決して紛れることはないものと思料します。

(4)引用商標1と2との関係について

 そして、このことは、過去の商標登録例(特に、引用商標1と2)からも言い得ることであります。

 (4-1) 例えば、今回引用された引用商標1と2との関係ですが、先願に係る伊藤園の引用商標1は、商標「華やぎ緑茶」であり、指定商品を「緑茶」29A01としております。一方、後願に係るユーシーシーの引用商標2は商標「華やぐ」ですが、引用商標1の指定商品と同一又は類似する[茶」を指定商品に含んでおります。したがって、これら両商標が共に登録されたと言うことは、これら両商標の「華やぎ緑茶」(「緑茶」は商品名であり要部は「華やぎ」)と「華やぐ」は互いに非類似の商標であると、判断されたからにほかなりません。

 仮に、これら両者が類似と判断されていたならば、引用商標2「華やぐ」の存在は引用商標1「華やぎ緑茶」(要部「華やぎ」)の存在によって無かったはずでありますが、実際には存在しております。

 本願商標とて同様に見るべきです。この引用商標2の「華やぐ」がたとえ存在していたとしても、本願商標「華やぎ」は同様に非類似として登録されてしかるべきであります。

 (4-2)「華やぎ」と「華やぐ」の併存登録例について

 また、過去の商標登録例を見ると、以下のような商標の併存登録例が確認できます。

 (イ)登録第4721309号「華やぎ」(平成15年登録)

  指定商品:第3類石けん類,化粧品等…カネボウ株式会社

(ロ)登録第5200873号「華やぐ」(平成21年登録)

  指定商品:第3類石けん類,化粧品等…ラクシエホームプロダクツ株式会社

 これらは、指定商品が第3類の石けん類、化粧品等でありますが、抵触する指定商品でありながらも、商標「華やぎ」と「華やぐ」について、別会社により並行して登録されております。つまり、「華やぎ」と「華やぐ」は非類似の商標として当時の審査官により取り扱われた訳であります。

 然るに、これら(イ)「華やぎ」と(ロ)「華やぐ」が併存できて、本願商標「華やぎ」が引用商標2の「華やぐ」と併存できないとされるいわれはありません。引用商標2「華やぐ」が存在していたとしても、本願商標「華やぎ」は、これと非類似の商標として登録されてしかるべきであります。

 商標の類否判断は時代の変遷・社会情勢の変化により、多少変わるべきものでありますが、これら(イ)(ロ)の登録例は、平成18年と平成28年当時のもので、それほど昔のことではありません。この5年ほどの間に類否判断を覆すほどの劇的な社会情勢の変化があったわけではありません。

(5)以上のように、本願商標と引用商標2とは、外観および観念上類似しないことは勿論、称呼上も、僅か4音という短い音構成にあって、第4音目に「ギ」と「グ」という発声方法を異にし、明瞭に聴別できる差異を有し、かつ本願商標が1音1音明瞭に称呼される傾向にあるのに対し、引用商標2が前後2音節に区切って称呼される傾向にありますので、これらの差異が全体の称呼に及ぼす影響は大きく、これらを一連に称呼するときはその語感語調を著しく異にし、聴者をして明らかに識別し得るものと思料します。そして、このことは、過去の商標登録例からも言い得ることであります。

 よって、両商標は非類似の商標であり、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものではないと考えます。


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